Лицензионный договор

Торговля лицензиями", "трансферт технологий", "лицензионный договор" эти термины, до недавнего времени известные в нашей стране лишь узкому кругу специалистов в области интеллектуальной собственности, сегодня вошли в обиход многих отечественных предприятий.

Однако, несмотря на активное развитие рынка лицензий, законодательства которое его регулировало бы, в Украине практически нет. Сложившаяся ситуация должна измениться после вступления в силу ГКУ. В нем законодательно закрепили лицензионный договор как самостоятельный вид гражданско-правового договора.

Глава 75 ГКУ относит лицензионный договор к договорам распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности, дает его определение, устанавливает форму и существенные условия (ст.ст. 1109-1111).

Общие положения

По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой (лицензиату) разрешение на использование права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований упомянутого Кодекса и другого закона.

Как вы уже знаете, сторонами лицензионного договора выступают лицензиар и лицензиат. Первый - владелец исключительных имущественных прав на объект права интеллектуальной собственности (далее - ОИС), что подтверждает соответствующий охранный документ (патент на изобретение или полезную модель, свидетельство на знак для товаров, услуги т.д.). Второй-любое лицо, желающее приобрести права на использование ОИС на условиях, зафиксированных в договоре. В ГКУ нет ограничений относительно сторон лицензионного договора, следовательно, ими становятся как юридические, так и физические лица.

Объектами договора могут быть знаки для товаров и услуг, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, объекты авторского права, атакже иные ОИС, права на которые действуют на момент заключения лицензионного договора.

Предмет договора - разрешение на использование права на ОИС. По новому Кодексу такое разрешение в рамках лицензионного договора может быть оформлено в виде письменного полномочия - лицензии.

Форма лицензионного договора независимо от состава участников (физи/или юрлица) - простая письменная. Если она не соблюдена, договор считают ничтожным.

Существенные условия

ГКУ содержит перечень существенных условий лицензионного договора. Напомним: любой договор считают заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям (это условия о предмете; условия, которые названы в законе существенными или которые являются необходимыми для договоров данного вида; условия, по которым по заявлению одной из сторон нужно достигнуть согласия (ст.638 ГКУ)).

В ГКУ перечислены существенные условия лицензионного договора.

1. Вид лицензии:

- исключительная лицензия. Ее выдают только одному лицензиату, в результате чего лицензиар не может использовать ОИС в сфере, ограниченной подобной лицензией, и выдавать лицензии на использование объекта, о котором идет речь, в той же сфере другим лицам. К примеру: "Лицензиар предоставляет Лицензиату на срокдействия этого Договора и за вознаграждение исключительное право на использование знака для товаров и услуг "Пушинка" по свидетельству Украины N 987654 относительно всех товаров и услуг по 1 и 45 классам МКТУ на территории Украины. При этом Лицензиар в течение срока действия договора лишен права самостоятельно использовать указанный знак, равно как и предоставлять право на использование знака третьим лицам";.

- единичная лицензия во всем похожа на исключительную, кроме одного: разрешает лицензиару использовать ОИС;

- неисключительная лицензия*. Она разрешает лицензиару использовать ОИС в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдавать лицензии на использование упомянутого объекта в той же сфере другим лицам;

- прочие виды лицензий, которые не противоречат закону.

2. Сфера использования объекта права интеллектуальной собственности, а именно:

- конкретные права и способы использования ОИС. Их следует определить в договоре. Например, право на использование знака для товаров и услуг в деловой документации или рекламе либо путем нанесения его на товар, упаковку.

Имейте в виду, что права, которые не зафиксированы в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату;

- территория действия лицензионного договора. Ею может быть вся Украина, несколько областей, область или район. Когда объектом договора выступают международные заявки и регистрации на ОИС, атакже объекты авторского права, территорией действия договора может быть территория нескольких государств, где действуют права лицензиара.

Обратите внимание: если в лицензионном договоре не указана территория, на которую распространяются предоставленные права на использование ОИС, значит, по умолчанию - это вся территория Украины (ч.7 ст.1109 ГКУ);

- срок действия лицензионного договора. В соответствии с ГКУ он заканчивается не позже истечения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре ОИС. Так, если до истечения срока действия исключительного имущественного права на знак для товаров и услуг осталось 7 лет, то срок действия лицензионного договора не должен превышать названного периода.

Когда в лицензионном договоре условия о сроке договора нет, его считают заключенным на период, оставшийся до истечения срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре ОИС, но не более, чем на 5 лет. Если же этого не произошло (и ни одна из сторон не уведомила другую об отказе от договора), срок договора автоматически продлевается на неопределенное время. В данном случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, письменно уведомив о том другую сторону за 6 месяцев до расторжения договора (разумеется, если стороны не оговорили большего срока для такого уведомления).

3. Размер, порядоки сроки выплаты вознаграждения за использование ОИС.

Перечисленные условия о вознаграждении стороны определяют самостоятельно в зависимости от ОИС, вида лицензии, объема передаваемых прав, иных факторов. Исключениє из этого правила - объекты авторского права. За их использование законодательство установило минимальные ставки авторского вознаграждения**.

Выплата вознаграждения за использование ОИС, как и сейчас, будет возможна в форме одноразового (паушального) платежа, периодических платежей (роялти) или комбинированного платежа (паушальный + роялти)***.

Паушальный платеж обычно выплачивают в начале срока действия лицензионного договора. А вот выплату роялти осуществляют периодически. Например, раз в год или раз в квартал в течение всего срока действия лицензии. Причем роялти можно рассчитывать как конкретный процент от суммы оборота по продажам или от прибыли, а также в виде твердой суммы за единицу продукции, выпускаемой по лицензии.

В лицензионном договоре об издании или воспроизведении произведения, где размер вознаграждения установлен в виде фиксированной суммы, непременно указывают максимальный тираж произведения.

4. Иные существенные условия

К ним стороны могут отнести условия о конфиденциальности, об обязательности использования объекталицензии, о его усовершенствованиях и улучшениях и т.д.

Кроме того, при заключении лицензионных договоров необходимо учитывать требования специального законодательства, которые могут содержать существенные условия, присущие тому или иному ОИС. Скажем, для лицензионных договоров на знаки для товаров и услуг таковыми будут условия о гарантии качества товаров и услуг, изготавливаемых или предоставляемых по лицензии, а также о контроле за качеством.

Сублицензионный и типовой договоры

ГКУ вводит понятие сублицензионного договора (сублицензии) как письменного разрешения лицензиата на использование ОИС другому лицу. При этом право лицензиата на заключение сублицензионного договора должно быть предусмотрено лицензионным договором.

Согласно ГКУ уполномоченные ведомства или творческие союзы имеют право утверждать типовые лицензионные договоры. Заключая лицензионные договоры с использованием типовых форм, стороны могут выходить за рамки условий, записанных в типовых договорах. Однако следует помнить, что условия лицензионного договора, заключенного с создателем ОИС, которые ухудшают положение последнего по сравнению с положением, предусмотренным законом или типовым договором, являются ничтожными и заменяются условиями, установленными типовыми договорами или законом.

Государственная регистрация

ГКУ, как и законодательство в сфере охраны права на ОИС, не предусматривает обязательной государственной регистрации лицензионного договора. Хотя такое условие может быть включено в договор по желанию одной из сторон.

В завершение хотим заметить, что вступление в силу ГКУ повлечет изменения действующих законов и подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере охраны прав на ОИС.

* Во всех случаях, когда лицензионный договор не содержит указаний на вид лицензии, считается, что по договору передают неисключительную лицензию.

** Они записаны в постановлениях КМУ "О минимальных ставках авторского вознаграждения за использование произведений литературы и искусства" от 18.11.94 N 784, а также "Об утверждении Временного положения о минимальных ставках гонорара и авторского вознаграждения за фильмы, которые создаются по государственному заказу на киностудиях Украины" от 26.09.01 г. N 1252.

*** На сегодня единственный нормативный акт, который определяет форму выплаты вознаграждения за использование ОИС, - это Закон об авторском праве.

"Все о бухгалтерском учете", N 116 (904), 4 декабря 2003 г.