Регистрация торговой марки и валовые затраты;
документальное подтверждение использования
торговой марки в хоздеятельности

ВОПРОС: В соответствии с лицензионным соглашением лицензиар*, являющийся резидентом Великобритании, предоставляет лицензиату** лицензию на пользование правами на интеллектуальную собственность (торговую марку) с целью обслуживания клиентов, включая продажу им продукции под данной торговой маркой.

Нужно ли зарегистрировать указанную торговую марку в Украине или как международную в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков в целях правомерности включения в валовые затраты лицензионных платежей в качестве роялти?

Какой минимальный комплект документов необходим для подтверждения того, что лицензиатом действительно использованы лицензионные продукты в своей хозяйственной деятельности?

ОТВЕТ: Будем отвечать на вопросы по порядку.

1. Напомним, что п. 1.30 Закона О Прибыли определяет роялти как “платежи любого вида, полученные в качестве вознаграждения за пользование или за предоставление права на пользование каким-либо авторским правом <...>; за приобретение <…> зарегистрированного знака на товары и услуги или торговой марки <…>”.

Таким образом, при буквальном прочтении Закона ваш платеж не имеет статуса роялти. Ведь платите вы не за приобретение знака, а за право его использования.

Согласно п. 1.31 Закона О Прибыли под продажей результатов работ (услуг) понимается, в частности, передача “права на основании авторских или лицензионных договоров, а также другие способы передачи объектов авторского права, патентов, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной, в том числе промышленной собственности”.

Поэтому ваш договор является договором продажи результатов работ (услуг).

Статья 492 ГК определяет торговую марку как любое обозначение или любую комбинацию обозначений, по которым товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц.

Из ч. 1 ст. 494 ГК и из ч. 1 ст. 157 ХК следует, что приобретение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством, условия и порядок выдачи которого устанавливаются законом.

Таким законом в Украине является Закон от 15.12.93 г. № 3689-ХII “Об охране прав на знаки для товаров и услуг”, с изменениями (далее - Закон о знаках).

Статья 1 Закона о знаках определяет:

“Знак - обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц”.

Сразу оговоримся, что определение “знак для товаров и услуг” совершенно тождественно определению торговой марки (см. п. 5 письма ВХСУ от 14.01.2004 г. № 05-3/31). Такой же вывод следует из ст. 420 ГК, в которой после слов “торговые марки” в скобках приводятся слова “знаки для товаров и услуг”.

В связи с этим возникает мысль о том, что под торговой маркой следует понимать “зарегистрированный знак”, определенный ст. 1 Закона о знаках:

“зарегистрированный знак - знак, на который выдано свидетельство”.

Свидетельство в свою очередь определяется в ст. 1 Закона о знаках как “свидетельство Украины на знак для товаров и услуг”.

Получается, что торговая марка- это марка, на которую выдано украинское свидетельство?

На наш взгляд, такое толкование было бы узким с точки зрения правильного понимания данного термина. Например, в соответствии с ч. 3 ст. 494 ГК не требует удостоверения свидетельством факт приобретения права интеллектуальной собственности на торговую марку, имеющую международную регистрацию*** или признанную в установленном законом порядке хорошо известной.****

Часть 4 ст. 25 Закона о знаках говорит:

“С даты, на которую по определению Апелляционной палаты или суда знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана, такая же, как если бы данный знак был заявлен на регистрацию в Украине”.

Таким образом, международная регистрация или признание торговой марки хорошо известной в Украине по сути означает их приравнивание к получению украинского свидетельства на торговую марку.

Возникает вопрос: а зачем вообще нужна регистрация торговой марки? Сообщаем: это делается с целью обеспечения правовой охраны торговой марки,***** ведь после ее регистрации владельцу предоставляется исключительное право на ее использование. Кстати, мы теперь знаем, что правовую охрану могут получить торговые марки, не только зарегистрированные в Украине, но и прошедшие международную регистрацию, или торговая марка может получить правовую охрану на основании признания ее хорошо известной.

Охрана прав на хорошо известную торговую марку осуществляется согласно ст. 6bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года и ст. 25 Закона о знаках на основании признания Апелляционной палатой или судом торговой марки хорошо известной.

А каким документом предприятие может подтвердить международную регистрацию торговой марки?

Из ст. 5ter Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года следует, что международная регистрация торговой марки подтверждается копией внесенных в Международный реестр записей относительно определенного знака, выпиской из Международного реестра.

Впрочем, в ст. 3 Мадридского соглашения говорится, что Международное бюро интеллектуальной собственности должно информировать соответствующие “интеллектведомства” в Договорных государствах (то есть присоединившихся к этому Соглашению) путем бесплатного предоставления им (в частности, в Украине) определенного количества экземпляров публикаций о зарегистрированных знаках в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро. Так что международную регистрацию можно подтвердить и экземплярчиком такого журнальчика, если интересующийся обратится в Госдепартамент интеллектуальной собственности.

Признание же торговой марки хорошо известной в Украине подтверждается решением Апелляционной палаты.

“Признанная” торговая марка по решению Апелляционной палаты вносится в Перечень знаков, признанных общеизвестными в Украине, и публикуется в официальном бюллетене “Промышленная собственность”.

Поэтому торговую марку можно не регистрировать в Украине только в том случае, если она имеет международную регистрацию или является хорошо известной.

Мы считаем, что для целей налогообложения платежей по лицензионному соглашению не имеет значения, где была зарегистрирована торговая марка - в Великобритании или в Украине, если она прошла международную регистрацию или является хорошо известной. Никто не запрещает субъекту хозяйствования пользоваться “чужой” торговой маркой: для этого нужно получить от собственника свидетельства разрешение (лицензию) на использование торговой марки на основании лицензионного договора (ч. 8 ст. 16 Закона о знаках).

Заключение лицензионного договора на использование торговой марки предполагает, что торговая марка должна быть зарегистрирована - в противном случае лицензиар не сможет передать имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку.

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что лицензиат, пользующийся торговой маркой на основании лицензионного соглашения, может включать лицензионные платежи в состав валовых затрат, причем без какой-либо дополнительной регистрации этой торговой марки - при условии ее регистрации или международной регистрации либо признания хорошо известной.

В данном случае применяется общее правило п.п. 5.2.1 Закона О Прибыли, поскольку п.п. 5.4.2 этого же Закона регулирует лишь вопросы в отношении выплаты роялти.

1. Порядок документального подтверждения операций, которые в соответствии с гражданским законодательством названы распоряжением имущественными правами интеллектуальной собственности, определен в главе 75 ГК. Согласно ст. 1107 ГК распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности осуществляется на основании договоров, заключенных в письменной форме. В частности, правомерность использования объекта интеллектуальной собственности подтверждается лицензией или лицензионным договором.

Что касается использования торговой марки в хозяйственной деятельности, то из ч. 2 ст. 157 ХК следует:

“Использованием торговой марки в сфере хозяйствования признается применение ее на товарах и при предоставлении услуг, для которых она зарегистрирована, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при показе экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный (коммерческий) оборот”.

Похожее определение использования знака для товаров и услуг приведено в ч. 4 ст. 16 Закона о знаках.

Кроме того, в указанной норме Закона уточняется, что знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличающейся от знака только отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительности знака.

Поэтому лицензиат, желающий подтвердить использование торговой марки в своей хоздеятельности, указывает, например, в документации, сопровождающей отпуск продукции и предоставление услуг (накладные, акты и т. п.), что они отпущены (предоставлены) под соответствующей торговой маркой.

Таким образом, лицензионный договор, а также деловая и первичная документация, “помеченная” торговой маркой, подтверждают, по нашему мнению, использование лицензионных продуктов в хозяйственной деятельности лицензиата, так как они отражают или предполагают получение дохода в связи с использованием данной торговой марки. Ведь именно направленность на получение дохода согласно п. 1.32 Закона О Прибыли характеризует хозяйственную деятельность.

В общем, без стратегии ничего не получится...

____________________

* Лицензиар - лицо, имеющее исключительное право разрешать использование объекта права интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 1108 ГК).

См. гл. 75 “Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности” (ст. 1107-1114) ГК.

** Лицензиат - лицо, получившее лицензию на использование объекта права интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 1108 ГК).

*** Международная регистрация - регистрация торговой марки (знака), осуществленная согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года или Протоколу к этому Мадридскому соглашению (п. 1.2 Регламента Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Минобразования и науки Украины от 15.09.2003 г. № 622).

**** Регулируется Порядком признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности, утвержденным приказом Минобразования и науки Украины от 15.04.2005 г. № 228.

***** Частью 2 ст. 494 ГК установлено:

“Объем правовой охраны торговой марки определяется приведенными в свидетельстве ее изображением и перечнем товаров и услуг, если иное не установлено законом”.

“Бухгалтер” № 16, апрель (IV) 2008 г.
Подписной индекс 74201